Be orange! vs. orange: BPatG bestätigt Verwechslungsgefahr und löscht Marke

Im Streit um die Wortmarke „Be orange!“ hat das Bundespatentgericht (BPatG) entschieden, dass diese Marke wegen Verwechslungsgefahr mit zwei älteren Unionswiderspruchsmarken „orange“ und einer dazugehörigen Wort-/Bildmarke vollständig zu löschen ist. Die Entscheidung ist für Markeninhaber, Unternehmen und Agenturen von großer Bedeutung, da sie verdeutlicht, wie der Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke durch einen prägenden Bestandteil geprägt wird und welche Rolle die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke spielen. Insbesondere bei der Verwendung von Farbbegriffen in Kombination mit werbeüblichen Kundenansprachen zeigt das Urteil praxisrelevante Fallstricke auf.

Markenangaben

Waren- und Dienstleistungsklassen

Die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen stellen einen repräsentativen Auszug aus der Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamtes dar.

Jüngere Marke:

• Klasse 35: Werbung, Marketing, Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung
• Klasse 36: Finanzielle Beratung, Immobilienverwaltung, Vermietung von Büroflächen, Vermietung von Geschäftsräumen
• Klasse 37: Bau von Messeständen, Bauberatung, Bauwesen

Ältere Marke

• Klasse 35: Werbung, Marketing, Geschäftsführung, Unternehmensberatung, Marktforschung
• Klasse 37: Installation, Wartung, Reparatur von Telekommunikationsapparaten

Hintergrund des Falls

Die Inhaberin der Wortmarke „Be orange!“ hatte diese Marke im April 2021 für vielfältige Dienstleistungen in den Klassen 35, 36 und 37 angemeldet und eintragen lassen. Gegen diese Eintragung erhob eine Widersprechende Widerspruch mit Bezug auf zwei ältere Unionswiderspruchsmarken „orange“ (Wort-/Bildmarken) aus den Jahren 2018 und 2020, die insbesondere Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen abdecken. Die Widersprechende sah eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da der prägende Bestandteil „orange“ identisch sei und die Dienstleistungen zumindest teilweise ähnlich oder identisch seien.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) wies den Widerspruch zurück, da sie die Zeichen als ausreichend unterscheidbar ansah und keine Verwechslungsgefahr bejahte. Die Widersprechende legte daraufhin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein.

Rechtlich ging es um die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, was eine umfassende Prüfung der Ähnlichkeit der Zeichen, der Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke erfordert.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht gab der Beschwerde statt und hob den Beschluss der Markenstelle auf. Es entschied, dass die jüngere Marke „Be orange!“ wegen Verwechslungsgefahr mit den älteren Marken vollständig zu löschen ist. Die Verwechslungsgefahr wurde insbesondere für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 37 bejaht, für die sich die Marken zumindest teilweise identische oder ähnliche Dienstleistungen gegenüberstehen.

Begriffliche und inhaltliche Erläuterung

Das Gericht stellte fest, dass die Dienstleistungen der jüngeren Marke in den Klassen 35 (z. B. Marketing, Geschäftsführung), 36 (z. B. finanzielle Beratung, Immobilienverwaltung) und 37 (z. B. Bauberatung, Bauwesen) teilweise identisch oder zumindest durchschnittlich ähnlich zu den Dienstleistungen der älteren Marken sind. So sind etwa Marketingdienstleistungen und Geschäftsführung identisch, während Baudienstleistungen und Immobilienverwaltung zumindest durchschnittlich ähnlich sind.

Die Registerlage war maßgeblich, da die Widerspruchsmarken zum Anmeldetag der jüngeren Marke noch nicht benutzungspflichtig waren, sodass eine Einrede der Nichtbenutzung nicht zulässig war. Die Ähnlichkeit der Dienstleistungen wurde daher auf Grundlage der eingetragenen Waren- und Dienstleistungen beurteilt.

Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die älteren Marken „orange“ verfügen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar wurde von der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft insbesondere im Telekommunikationsbereich geltend gemacht, das Gericht sah dies jedoch als nicht entscheidend an, da die relevanten Dienstleistungen der jüngeren Marke nicht mit Telekommunikationsdienstleistungen identisch oder ähnlich sind.

Die Farbe „orange“ und der Begriff „orange“ haben keine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Dienstleistungen, sodass die Kennzeichnungskraft als durchschnittlich einzustufen ist.

Zeichenvergleich

Das Gericht analysierte die Zeichen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht:

• Schriftbildlich: Die jüngere Marke „Be orange!“ unterscheidet sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Be“ am Anfang und das Ausrufezeichen vom älteren Zeichen „orange“. Die älteren Marken sind zudem als Wort-/Bildmarken mit einem orangefarbenen Rechteck gestaltet, was die visuelle Unterscheidung verstärkt.
• Klanglich: Die Aussprache unterscheidet sich durch den Zusatz „Be“ am Anfang der jüngeren Marke, was zu einer anderen Silbenzahl und Betonung führt. Zudem wird „orange“ in den älteren Marken im Deutschen mit Betonung auf der zweiten Silbe ausgesprochen, während die jüngere Marke eine englische Aussprache nahelegt.
• Begrifflich: Die jüngere Marke vermittelt die Aufforderung „Sei orange!“, eine gesamtbegriffliche Aussage mit Imperativcharakter. Die älteren Marken werden als Hinweis auf die Farbe „orange“ wahrgenommen. Das Gericht stellte fest, dass der Verkehr die jüngere Marke als eine Kombination aus Kundenansprache („Be“) und dem Begriff „orange“ wahrnimmt, wobei der prägende Bestandteil „orange“ dominiert.

Das Gericht betonte, dass trotz der Unterschiede der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Bestandteil „orange“ geprägt wird, der mit den älteren Marken identisch ist. Dies führt zu einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit.

Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung verdeutlicht, wie wichtig eine sorgfältige Prüfung der prägenden Elemente einer Marke ist, insbesondere wenn Farbbegriffe oder allgemein gebräuchliche Wörter mit werbeüblichen Kundenansprachen kombiniert werden. Für Markeninhaber und Agenturen zeigt das Urteil, dass auch scheinbar unterscheidbare Zusätze wie „Be“ oder ein Ausrufezeichen den Gesamteindruck nicht ausreichend differenzieren können, wenn der prägende Bestandteil identisch ist und die Dienstleistungen ähnlich sind.

Was Markeninhaber beachten sollten

Markeninhaber sollten bei der Anmeldung neuer Marken besonders auf die prägenden Elemente achten und die Ähnlichkeit zu älteren Marken sorgfältig prüfen.

• Die Kennzeichnungskraft älterer Marken ist entscheidend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.
• Auch bei Kombinationen mit werbeüblichen Zusätzen kann der prägende Bestandteil dominieren.
• Die Registerlage und die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen sind maßgeblich für die Ähnlichkeitsprüfung.
• Eine Einrede der Nichtbenutzung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig und oft nicht durchsetzbar.

Was Agenturen beim Naming berücksichtigen sollten

Agenturen sollten bei der Entwicklung von Markennamen frühzeitig eine umfassende Kollisionsprüfung durchführen und die Wirkung der Marke auf den Verkehr analysieren.

• Prüfung der prägenden Bestandteile und deren Wahrnehmung im Zielmarkt.
• Berücksichtigung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bei der Markenentwicklung.
• Vermeidung von Kombinationen, die den Eindruck einer Spezifizierung oder Ableitung von älteren Marken erwecken könnten.
• Bewertung der Kennzeichnungskraft älterer Marken im relevanten Marktsegment.

Fazit

Das Bundespatentgericht hat die Marke „Be orange!“ wegen Verwechslungsgefahr mit älteren „orange“-Marken vollständig gelöscht. Entscheidend war, dass der prägende Bestandteil „orange“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke bestimmt und die Dienstleistungen zumindest teilweise identisch oder ähnlich sind. Für Unternehmen und Agenturen ist die wichtigste Lehre, dass bei der Markenentwicklung die prägenden Elemente und die Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit sorgfältig geprüft werden müssen, um Konflikte mit älteren Marken zu vermeiden.

Verfahrensgang

Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt (Markenstelle für Klasse 35) zurückgewiesen, Beschwerde beim Bundespatentgericht erfolgreich, vollständige Löschung der jüngeren Marke angeordnet.