ENERGY vs. energy party: BPatG bejaht teils Verwechslungsgefahr

„ENERGY“ ist nicht automatisch tabu – aber in bestimmten Bereichen kann ein Bestandteil wie „energy“ eine jüngere Marke prägen und damit zur Verwechslungsgefahr führen. Das Bundespatentgericht hatte im Widerspruchsverfahren zwischen der Unionsmarke „ENERGY“ und der deutschen Wort-/Bildmarke „energy party DIE GROSSE PERSISCHE PARTY“ zu klären, für welche Dienstleistungen der erforderliche Markenabstand noch eingehalten ist. Besonders praxisrelevant: Der Senat nimmt eine Verwechslungsgefahr nur für einen Teil der Entertainment-Dienstleistungen an und setzt sich ausführlich mit dem Benutzungsnachweis einer Radiomarke (u. a. durch Jingles) auseinander. Außerdem lässt das Gericht die Rechtsbeschwerde zu, weil eine grundlegende Frage zur Rolle gesteigerter Kennzeichnungskraft beim Zeichenvergleich im Raum steht.

Markenangaben

Jüngere Marke

• Markenform: Wort-/Bildmarke
• Bezeichnung: energy party DIE GROSSE PERSISCHE PARTY
• Registernummer: 30 2015 033 808
• Anmeldetag: 30. März 2015
• Eintragungstag: 18. Dezember 2015
• Inhaber: Privat, 40670 Meerbusch, DE
• Vertreter: Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, 44793 Bochum, DE

Ältere Marke

• Markenform: Unionsmarke (Wortmarke)
• Bezeichnung: ENERGY
• Registernummer: 1 833 649
• Anmeldetag: 31. August 2000
• Eintragungstag: 12. November 2001
• Inhaber: NRJ GROUP Société Anonyme de droit français, 75016 Paris, FR
• Vertreter: IPSILON, 75013, Paris, FR

Waren- und Dienstleistungsklassen

Die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen geben das im Verfahren behandelte Dienstleistungsverzeichnis wieder (auszugsweise, soweit im Beschluss wiedergegeben).

Jüngere Marke (DPMA 30 2015 033 808):

• Klasse 35: Werbung; Marketing; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site
• Klasse 41: Partyplanung [Unterhaltung]; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Eintrittskartenvorverkauf [Unterhaltung]; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Betrieb einer Diskothek; Filmproduktion [in Studios]
• Klasse 45: Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte; Lizenzierung von Computersoftware [Juristische Dienstleistungen]

Ältere Marke (Unionsmarke 1 833 649 „ENERGY“):

• Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Beratung/Informationen/Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Buchhaltung; Reproduktion von Dokumenten; Personal- und Stellenvermittlung; computergestützte Dateiverwaltung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Regieleistungen in Werbeangelegenheiten
• Klasse 38: Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen; Nachrichtenagenturen; elektronische Übertragung von Daten oder Dokumenten über Computerterminals sowie sonstige Übertragungssysteme (Wellen, Kabel, Satelliten, Internet); E-Mail
• Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Unterhaltung per Computer oder sonstige Verbreitungsmittel; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe von Büchern/Zeitschriften/Zeitungen; Produktion von Shows; Filmproduktion; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Konferenzen/Kolloquien/Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Bildungszwecke

Kernaussagen der Entscheidung (in Anlehnung an den Beschluss)

• Verwechslungsgefahr besteht nicht „pauschal“, sondern dienstleistungsbezogen: Ein Teil der beanstandeten Dienstleistungen bleibt für die jüngere Marke bestehen, ein anderer Teil wird gelöscht.
• Für den Benutzungsnachweis kann bei Dienstleistungen, die typischerweise akustisch wahrgenommen werden (Hörfunk), auch die mündliche Wiedergabe (z. B. programmübergreifende Jingles) rechtserhaltend sein.
• Bei entertainmentnahen Dienstleistungen kann der Bestandteil „energy“ innerhalb der jüngeren Wort-/Bildmarke den Gesamteindruck prägen, wenn weitere Wortbestandteile im Kontext beschreibend wirken und die ältere Marke eine durch Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft erreicht.

Hintergrund des Falls

Gegenstand des Verfahrens war ein Widerspruch gegen die deutsche Wort-/Bildmarke „energy party DIE GROSSE PERSISCHE PARTY“ (Eintragung u. a. für Werbung/Marketing, verschiedene Entertainment-Dienstleistungen sowie Online-Services). Widersprechende war die Inhaberin der älteren Unionswortmarke „ENERGY“, die unter anderem für Werbung (Klasse 35), Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen (Klasse 38) sowie Rundfunk- und Fernsehunterhaltung und weitere Unterhaltungsleistungen (Klasse 41) eingetragen ist.

Im Kern ging es um die klassische Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Dienstleistungsähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Zeichenähnlichkeit wirken wechselweise zusammen. Je näher die Dienstleistungen und je stärker die ältere Marke, desto größer sind die Anforderungen an den Abstand der jüngeren Marke.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht hat die Entscheidung der Markenstelle teilweise korrigiert. Der Beschluss des DPMA (Markenstelle Klasse 41) hatte die angegriffene Marke – mit Ausnahme der Dienstleistung „Lizenzierung von Computersoftware [Juristische Dienstleistungen]“ – gelöscht. Auf die Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke hat das BPatG die Löschung für mehrere Dienstleistungen aufgehoben und den Widerspruch insoweit zurückgewiesen.

Gleichzeitig blieb die Löschung für einen Kernbereich von Entertainment-Dienstleistungen bestehen: Verwechslungsgefahr nahm der Senat für „Partyplanung [Unterhaltung]“, „Organisation und Veranstaltung von Konzerten“, „Durchführung von Live-Veranstaltungen“ sowie „Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar“ an. Damit setzt das Gericht eine klare Trennlinie: Dort, wo die Leistungen besonders nahe an der durch Benutzung gestützten Radiounterhaltung liegen und die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „energy“ als Herkunftshinweis verstehen können, reicht die Abgrenzung durch „party“ und die Unterzeile nicht aus.

Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Entscheidend war die dienstleistungsbezogene Nähe zur (nachgewiesenen) Benutzung der älteren Marke. Das Gericht berücksichtigt bei der Verwechslungsprüfung nur diejenigen Dienstleistungen der älteren Marke, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). In der Sache gelang der Widersprechenden dies insbesondere für Hörfunkunterhaltung sowie Konzertveranstaltungen. Andere eingetragene Dienstleistungen blieben demgegenüber außer Betracht, weil der Benutzungsnachweis nicht ausreichend war.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich das Ergebnis: Dienstleistungen wie Partyplanung, Live-Events oder Online-Musik weisen aus Sicht des Senats jedenfalls eine durchschnittliche Nähe zur Hörfunkunterhaltung auf. Für andere Leistungen – etwa Eintrittskartenvorverkauf, Online-Videos, Diskothekenbetrieb oder Filmproduktion – sah das Gericht (bei den konkret berücksichtigten, benutzten Altdienstleistungen) nicht dieselbe „kritische“ Nähe, sodass die Schwelle zur Verwechslungsgefahr nicht überschritten wurde.

Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Der Begriff „energy“ ist als englisches Wort im Inland verständlich („Energie“, „Tatkraft“, „Kraft“). Für die maßgeblichen Dienstleistungen ist er nach den Feststellungen im Verfahren aber nicht ohne Weiteres eine unmittelbar beschreibende Angabe. Selbst wenn man eine gewisse originäre Schwäche erwägen wollte, kommt es im konkreten Fall stark auf die Benutzung an: Der Senat geht – bezogen auf Hörfunkunterhaltung – von einer durch nachhaltige Benutzung mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus.

Breiten Raum nimmt deshalb der Benutzungsnachweis ein. Relevant waren zwei Benutzungszeiträume (fünf Jahre vor Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke sowie die letzten fünf Jahre vor der mündlichen Verhandlung). Das Gericht würdigt u. a. eidesstattliche Versicherungen und Unterlagen zu Umsätzen und Reichweiten. Besonders greifbar: Daten zum „weitesten Hörerkreis“ in Deutschland sowie die gerichtsbekannte, programmübergreifende Nutzung des Zeichens „Energy“ im Hörfunk (Jingles/Einspielungen), teils mit Zusätzen wie „Hit Music only“.

Praxiswichtig ist dabei eine dogmatische Klarstellung: Bei Dienstleistungen, die der Verkehr typischerweise akustisch wahrnimmt (hier: Hörfunkunterhaltung), kann auch die mündliche Nennung der Marke rechtserhaltend sein. Damit verschiebt sich der Blick weg von ausschließlich schriftbildlichen Belegen hin zu Audio- und Programmnachweisen.

Zeichenvergleich

Im Zeichenvergleich stellt der Senat nicht allein auf eine „zergliedernde“ Betrachtung ab, sondern auf den Gesamteindruck – unter besonderer Beachtung dominierender und unterscheidungskräftiger Elemente. In dem für die Löschung maßgeblichen Dienstleistungsbereich sieht das Gericht den Wortbestandteil als prägend an, weil er die einfachste Benennungsmöglichkeit bietet. Innerhalb der Wortfolge „energy party DIE GROSSE PERSISCHE PARTY“ kommt dem Bestandteil „energy“ dabei eine allein prägende Bedeutung zu, wenn „party“ und die Unterzeile im Kontext beschreibend verstanden werden.

Die Argumentation ist stark kontextabhängig: Für party- und eventnahe Dienstleistungen beschreibt „party“ naheliegend Art/Format der Leistung; die Unterzeile verstärkt dieses Verständnis. Dadurch tritt der Rest zurück – und „energy“ bleibt als Identifikationsanker stehen. Weil die ältere Marke „ENERGY“ für (Hörfunk-)Unterhaltung eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft erreicht, liegt es nach Auffassung des Senats nahe, dass das Publikum „energy“ als Herkunftshinweis auf die Widersprechende wahrnimmt.

Für die Dienstleistungen, bei denen der Widerspruch zurückgewiesen wurde, fehlte dem Senat demgegenüber die tragfähige Grundlage, denselben prägenden Effekt (und damit eine hochgradige Zeichenähnlichkeit im Kollisionsbereich) anzunehmen – insbesondere, weil die Benutzungslage und die daraus abgeleitete Kennzeichnungskraft nicht in jedem Teilbereich gleich „durchschlägt“. Ergebnis: Teilweise Bestand der jüngeren Marke trotz identischem Wortbestandteil.

Weitere rechtliche und prozessuale Aspekte

Das Gericht lässt die Rechtsbeschwerde zu (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Anlass ist eine grundlegende Rechtsfrage: In Deutschland wird bei der Feststellung des Gesamteindrucks einer jüngeren Marke teils berücksichtigt, dass die ältere Marke durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat – und der Verkehr deshalb einen identischen Bestandteil eher „wiedererkennt“. Der Senat verweist darauf, dass der EuGH für das Unionsmarkenrecht eine solche Berücksichtigung im Rahmen des Zeichenvergleichs abgelehnt hat (u. a. Urteil vom 11. Juni 2020, C-115/19 P – CCB/CB). Ob und wie diese Linie auf das nationale Recht (und auf die deutsche Praxis) durchschlägt, ist aus Sicht des Senats klärungsbedürftig.

Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss ist ein gutes Beispiel dafür, wie differenziert die Verwechslungsgefahr im Dienstleistungsbereich geprüft wird – und wie stark das Ergebnis vom Benutzungsnachweis der älteren Marke abhängen kann. Für Markenportfolios mit Medien- oder Entertainment-Bezug zeigt der Fall außerdem, dass „Benutzung“ nicht zwingend als Schriftzug auf Werbemitteln nachgewiesen werden muss, sondern sich (branchentypisch) auch über Audio, Programmgestaltung und Reichweiten belegen lässt.

Was Markeninhaber beachten sollten

• Benutzung gezielt dokumentieren: Für Marken, die im Hörfunk/Audio eingesetzt werden, sind Audio-Belege, Programmnennungen, Jingles und belastbare Reichweiten- bzw. Vermarktungsdaten zentrale Nachweisbausteine.
• Benutzungsumfang auf konkrete Dienstleistungen zuschneiden: Ein breites Registerverzeichnis hilft wenig, wenn der Benutzungsnachweis nur für Teilbereiche gelingt. Im Widerspruch wird dann auch nur dieser Teil berücksichtigt.
• Teilweiser Erfolg ist realistisch: Der Fall zeigt, dass Gerichte bei komplexen Dienstleistungsverzeichnissen häufig „segmentieren“: Löschung für riskante Nähebereiche, Bestand für Randbereiche.

Was Agenturen beim Naming berücksichtigen sollten

• Kontext schlägt Wortästhetik: Ein an sich „starker“ Zusatz wie „party“ kann im passenden Dienstleistungskontext als rein beschreibend gewertet werden – und schützt dann kaum vor einer Prägung durch den verbleibenden Bestandteil.
• Entertainment/Media sind kollisionsanfällig: Gerade in Bereichen wie Radio, Events, Musik- und Live-Formaten können bekannte oder intensiv benutzte Zeichenbestandteile schnell als Herkunftshinweis verstanden werden.
• Prüfung entlang der geplanten Leistungen: Entscheidend ist, wofür die Marke tatsächlich genutzt werden soll (z. B. Live-Events vs. Ticketing vs. Video). Eine Namenswahl kann für einen Teil der Leistungen tragfähig sein und für andere nicht.

Typische Fehler, die das Urteil zeigt

• „Zusatzwörter“ überschätzen: Beschreibende Zusätze („party“, Formatangaben, Unterzeilen) werden im Kollisionsvergleich häufig als schwach behandelt und können aus dem Gesamteindruck zurücktreten.
• Benutzungsangriffe ohne Branchenblick: Wer den Benutzungsnachweis bestreitet, sollte branchentypische Nutzungsformen (hier: Audio) mitdenken – sonst verfehlt der Angriff das zentrale Beweisthema.

Fazit

Das BPatG bestätigt eine Verwechslungsgefahr zwischen „ENERGY“ und „energy party …“ für zentrale event- und musiknahe Dienstleistungen, lässt die jüngere Marke aber für mehrere andere Leistungen bestehen. Ausschlaggebend sind die dienstleistungsbezogene Nähe zur (benutzten) Hörfunkunterhaltung und die Prägung durch den Bestandteil „energy“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde unterstreicht, dass die Rolle gesteigerter Kennzeichnungskraft im Zeichenvergleich weiter klärungsbedürftig ist.

Verfahrensgang

Widerspruch gegen die Eintragung der deutschen Marke 30 2015 033 808 aus der Unionsmarke 1 833 649 „ENERGY“. DPMA (Markenstelle Klasse 41) ordnet mit Beschluss vom 26.01.2021 die Löschung der angegriffenen Marke für alle eingetragenen Dienstleistungen mit Ausnahme der „Lizenzierung von Computersoftware [Juristische Dienstleistungen]“ an. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hebt das BPatG den DPMA-Beschluss teilweise auf und weist den Widerspruch für die im Tenor genannten Dienstleistungen zurück; im Übrigen bleibt es bei der Löschung. Rechtsbeschwerde zugelassen.