BPatG: Quadratische Verpackung bleibt als dreidimensionale Marke geschützt

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2018 hat das Bundespatentgericht eine für die Praxis der dreidimensionale Marke zentrale Frage entschieden. In dem Verfahren (25 W (pat) 78/14) ging es um die Löschung einer als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen >dreidimensionalen Marke für Tafelschokolade wegen des Schutzhindernisses „Form verleiht der Ware einen wesentlichen Wert“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.) Das Gericht hat dieses Schutzhindernis verneint.

Markenangaben

Waren- und Dienstleistungsklassen

• Klasse 30: Tafelschokolade

Hintergrund des Falls

Gegenstand des Verfahrens ist eine dreidimensionale Marke (Nr. 2 913 183), die eine bestimmte Verpackungsgestaltung für „Tafelschokolade“ schützt. Die Marke wurde bereits 1995 als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Das bedeutet: Nicht die „originäre“ Unterscheidungskraft der Form war entscheidend, sondern die Annahme, dass die Form durch Benutzung im Verkehr als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

Der Löschungsantrag wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gestellt. Zunächst wurde die Marke im Kern mit technischen und systematischen Argumenten angegriffen: Es ging um die Frage, ob die Form ausschließlich technisch bedingt ist (Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und ob die Darstellung im Register den Schutzgegenstand überhaupt hinreichend eindeutig erkennen lässt (Einwände unter § 8 Abs. 1 MarkenG).

Das DPMA wies den Löschungsantrag zurück. Im Beschwerdeverfahren wurde die Diskussion breiter. Zwischenzeitlich war bereits eine Entscheidung ergangen, die zur Löschung führte; diese wurde jedoch im weiteren Instanzenzug aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Im zurückverwiesenen Verfahren stand schließlich insbesondere die Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG („wesentlicher Wert“) im Mittelpunkt.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Löschungsantrags am Ende zurückgewiesen. Die Marke bleibt eingetragen; die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Worum geht es bei § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG?

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Der Gedanke dahinter ist wettbewerbspolitisch: Design- oder Gestaltungsmerkmale, die den Wert eines Produkts maßgeblich prägen, sollen nicht über das Markenrecht dauerhaft monopolisiert werden.

Die Kernfrage: Verleiht die Form (bzw. Verpackung) der Ware den „wesentlichen Wert“?

Das Gericht hat zunächst die wesentlichen Merkmale der angegriffenen Verpackungsform herausgearbeitet und im Kontext der Ware „Tafelschokolade“ bewertet. Entscheidender Punkt war die Einschätzung, dass es sich im Kern um eine übliche Verpackungsart handelt, die im Wesentlichen durch eine Besonderheit geprägt wird: die quadratische Ausgestaltung.

Genau diese Quadratform hat der Senat aber nicht als eine Gestaltung bewertet, die der Ware einen „wesentlichen Wert“ verleiht. Ausschlaggebend war, dass die quadratische Grundform im Umfeld von Tafelschokolade nicht als künstlerisch herausragend oder wertprägend im Sinne einer designbestimmenden Kaufentscheidung angesehen wurde, sondern als nahe liegende Variante einer ohnehin marktüblichen Grundform (rechteckige Schokoladentafeln und entsprechende Verpackungen).

Warum das Argument „Grundform muss freibleiben“ hier nicht durchgreift

Die Antragstellerseite hatte sinngemäß argumentiert, dass Grundformen und naheliegende Varianten im Interesse eines fairen Wettbewerbs nicht über das Markenrecht dauerhaft blockiert werden dürften. Das Gericht hat diese Überlegung jedoch systematisch zugeordnet: Der „Freihaltegedanke“ für Grundformen wird nach der Struktur des Gesetzes vor allem über § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Form durch die Art der Ware selbst bedingt) bzw. über die weiteren absoluten Schutzhindernisse gesteuert. Für Nr. 3 braucht es demgegenüber eine Form, deren wertbildender Charakter gerade aus besonderen, unterscheidenden Eigenschaften der Gestaltung folgt.

Vermarktung (Slogan, Wiedererkennung) reicht nicht automatisch

Auch wenn eine Form werblich stark herausgestellt wird und hohe Wiedererkennbarkeit besitzt, führt das nicht automatisch zum Ausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Entscheidend bleibt eine Gesamtwürdigung: Ist die Form selbst so wertbildend, dass sie die Kaufentscheidung maßgeblich prägt, weil sie sich deutlich vom Marktumfeld abhebt? Bei einer schlichten Quadratform hat das Gericht diese Schwelle verneint.

Was bedeutet das für die Praxis?

Für Markeninhaber

• § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist kein „Allzweck-Schutzhindernis“: Nicht jede ästhetisch ansprechende oder marketingstark kommunizierte Form scheitert automatisch am „wesentlichen Wert“.
• Grundformnähe ist ein starkes Argument gegen Nr. 3: Je näher eine Form an einer üblichen Grundform liegt, desto schwieriger ist es, einen „wesentlichen Wert“ zu begründen.
• Schutzstrategie kombinieren: Gerade bei Produkt- und Verpackungsdesign ist eine Kombination aus Markenrecht und Designschutz häufig die robustere Lösung.

Für Wettbewerber (Löschungsangriffe)

• Norm präzise wählen: Wer „Grundformen freihalten“ will, muss sehr genau prüfen, ob eher § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 einschlägig ist, statt pauschal auf „wesentlichen Wert“ zu setzen.
• Marktumfeld belegen: Für Nr. 3 wird es typischerweise zentral, darzustellen, dass die Form aufgrund ihrer Gestaltung (künstlerisch, designprägend, außergewöhnlich) den Produktwert bestimmt.

Fazit

Der Beschluss macht deutlich: Selbst bei stark bekannten Formen ist die Hürde für das Schutzhindernis „wesentlicher Wert“ hoch. Eine quadratische Verpackungsform für Tafelschokolade kann markenrechtlich geschützt bleiben, wenn sie im Gesamtbild eher als (nahe liegende) Grundformvariante erscheint und nicht als außergewöhnlich wertprägende Gestaltung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Verfahrensdaten (aus dem Urteil)

• Gericht: Bundespatentgericht
• Aktenzeichen: 25 W (pat) 78/14
• Datum: 13. Dezember 2018
• Marke: 2 913 183 (3D-/Verpackungsmarke)
• Ware: Klasse 30 – Tafelschokolade