Testa Rossa: BPatG verneint bösgläubige Markenanmeldung

Das Bundespatentgericht hatte über die Frage zu entscheiden, ob die Anmeldung der Wortmarke „Testa Rossa“ durch einen Dritten bösgläubige Markenanmeldung war. Im Mittelpunkt stand der Konflikt zwischen einem bekannten Automobilhersteller und einem Unternehmer aus der Spielwaren- und Konsumgüterbranche. Die Entscheidung ist für Markeninhaber und Agenturen besonders relevant, weil sie die Grenzen der bösgläubigen Markenanmeldung präzisiert und deutlich macht, wann selbst bekannte Marken keinen automatischen Schutz vor Drittanmeldungen genießen.

Markenangaben

Waren- und Dienstleistungsklassen

Die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen stellen einen repräsentativen Auszug aus der Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamtes dar.

Jüngere Marke:

• Klasse 7: Werkzeugmaschinen; kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge
• Klasse 8: Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte Handgeräte; Messerschmiedewaren; Essbesteck; Hieb- und Stichwaffen
• Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Apparate zur Beförderung in der Luft; Apparate zur Beförderung auf dem Wasser
• Klasse 18: Leder; Lederimitationen; Tierhäute; Tierfelle; Reisegepäck
• Klasse 21: Geräte für Haushalt und Küche; Behälter für Haushalt und Küche; Kochgeschirr und Tafelgeschirr, ausgenommen Messer, Gabeln und Löffel; Kämme; Schwämme
• Klasse 28: Spiele; Spielwaren; Spielzeug; Videospielgeräte; Turnartikel

Ältere Marke:

• Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Apparate zur Beförderung in der Luft; Apparate zur Beförderung auf dem Wasser
• Klasse 28: Spiele; Spielwaren; Spielzeug; Videospielgeräte; Turnartikel

Kernaussagen der Entscheidung (in Anlehnung an die Leitsätze)

Das Bundespatentgericht verneint eine bösgläubige Markenanmeldung, selbst wenn der Anmelder Kenntnis von einer bekannten älteren Marke hat. Weder die bloße Bekanntheit noch eine strategisch motivierte Anmeldung reichen aus, solange kein gezielter Behinderungswille oder eine funktionswidrige Nutzung des Markenrechts nachweisbar ist.

Amtlicher Leitsatz:

1. Es liegt keine bösgläubige Markenanmeldung vor, auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer neuen Fallgruppe der „funktionswidrigen Anmeldung“.

2. Zum Verhältnis der bösgläubigen Markenanmeldung und dem Sonderschutz bekannter Marken.

Hintergrund des Falls

Gegenstand des Verfahrens war die Wortmarke „Testa Rossa“, die 2013 angemeldet und 2015 eingetragen wurde. Die Marke beanspruchte Schutz für eine Vielzahl von Waren, unter anderem in den Klassen 7, 8, 12, 18, 21 und 28 – darunter Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Fahrräder, Spielwaren und Modellfahrzeuge.

Die Löschungsantragstellerin ist ein weltweit bekannter italienischer Sportwagenhersteller, der bereits seit den 1950er Jahren die Bezeichnung „Testa Rossa“ bzw. „Testarossa“ für Renn- und Serienfahrzeuge verwendet hatte. Der Markenname genießt hohe Bekanntheit und wird als Teil des Markenkerns des Unternehmens verstanden.

Der Markeninhaber der angegriffenen Marke ist seit Jahrzehnten in der Spielwaren- und Modellbaubranche tätig. Zwischen den Parteien bestanden bereits zahlreiche markenrechtliche Auseinandersetzungen, insbesondere über die Nutzung bekannter Automobilmarken auf Modellautos.

Die Antragstellerin sah in der Anmeldung eine gezielte Ausnutzung der Bekanntheit ihrer Marke sowie eine Behinderung ihrer eigenen Markenrechte und beantragte die Löschung wegen bösgläubiger Markenanmeldung gemäß § 8 MarkenG

Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht wies die Beschwerde der Löschungsantragstellerin zurück. Die Marke „Testa Rossa“ bleibt eingetragen. Nach Auffassung des Gerichts lag im Zeitpunkt der Anmeldung keine Bösgläubigkeit vor.

Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Ein zentraler Punkt der Entscheidung war die Frage, ob die angegriffene Marke für gleiche oder zumindest ähnliche Waren angemeldet wurde. Das Gericht stellte klar, dass eine bösgläubige Anmeldung regelmäßig voraussetzt, dass der Anmelder identische oder ähnliche Waren beansprucht, um den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören.

Zwar gab es Überschneidungen insbesondere im Bereich der Klasse 28 (Spielwaren, Modellfahrzeuge) sowie teilweise in Klasse 12. Insgesamt sah das Gericht jedoch keine gezielte Anmeldung identischer Kernwaren des Automobilherstellers, die auf eine Sperr- oder Behinderungsabsicht schließen ließe.

Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Das Bundespatentgericht erkannte an, dass „Testarossa“ eine bekannte Marke ist und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzt. Dennoch betonte es, dass die Bekanntheit einer Marke für sich genommen keine Bösgläubigkeit einer späteren Anmeldung begründet.

Der erweiterte Schutz bekannter Marken greift primär im Rahmen relativer Schutzhindernisse. Für die Annahme einer bösgläubigen Anmeldung bedarf es zusätzlicher Umstände, etwa eines gezielten Eingriffs in einen schutzwürdigen Besitzstand oder eines missbräuchlichen Einsatzes des Markenrechts.

Zeichenvergleich

Im Zeichenvergleich stellte das Gericht fest, dass „Testa Rossa“ und „Testarossa“ zwar hochgradig ähnlich sind, dies jedoch im Rahmen der Bösgläubigkeitsprüfung nicht ausschlaggebend ist.

Entscheidend sei nicht die Ähnlichkeit als solche, sondern die Motivation und Zielrichtung der Anmeldung. Allein die Wahl eines bekannten Begriffs rechtfertigt noch nicht den Vorwurf der Unlauterkeit.

2.4 Abgrenzung: Bösgläubige Markenanmeldung vs. Schutz bekannter Marken

Besonders praxisrelevant ist die klare Abgrenzung, die das Bundespatentgericht zwischen der bösgläubigen Markenanmeldung und dem erweiterten Schutz bekannter Marken vornimmt. Beide Institute werden in der Argumentation häufig vermischt, folgen jedoch unterschiedlichen rechtlichen Logiken.

Der Schutz bekannter Marken greift primär im Rahmen der relativen Schutzhindernisse. Er setzt an der Wirkung der jüngeren Marke im Markt an und soll verhindern, dass Dritte den Ruf einer bekannten Marke ausnutzen oder beeinträchtigen – auch dann, wenn die Waren oder Dienstleistungen unähnlich sind. Maßgeblich ist dabei die objektive Gefahr der Rufausbeutung oder Rufverwässerung.

Die Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung knüpft demgegenüber nicht an die Marktwirkung, sondern an die Motivation des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung an. Entscheidend ist, ob das Markenrecht zweckwidrig eingesetzt wird, etwa um einen fremden Besitzstand gezielt zu stören, Wettbewerber zu blockieren oder ohne nachvollziehbares eigenes Benutzungsinteresse eine Sperrposition aufzubauen.

Das Gericht stellt klar, dass die bloße Bekanntheit einer älteren Marke diese beiden Ebenen nicht miteinander verschmelzen lässt. Auch eine bekannte Marke vermittelt keinen generellen Vorrang gegenüber späteren Anmeldungen. Erforderlich bleiben zusätzliche, objektiv nachvollziehbare Umstände, die auf eine unlautere Zielsetzung des Anmelders schließen lassen.

Damit erteilt das Bundespatentgericht Ansätzen eine Absage, die Bösgläubigkeit faktisch als „Auffangtatbestand“ für Fälle heranziehen wollen, in denen der Schutz bekannter Marken an seine Grenzen stößt. Die Entscheidung stärkt die Systematik des Markenrechts und verhindert eine Ausweitung der Bösgläubigkeit zu einem allgemeinen Missbrauchsinstrument.

Weitere rechtliche und prozessuale Aspekte

Die Antragstellerin hatte zudem argumentiert, es liege eine neue Fallgruppe der „funktionswidrigen Markenanmeldung“ vor. Das Gericht lehnte dies ab. Eine solche Fallgruppe könne nur in Ausnahmefällen angenommen werden, etwa wenn das Markenrecht gezielt als Druckmittel oder zur Störung des Wettbewerbs eingesetzt werde.

Auch die Vielzahl weiterer Markenanmeldungen durch den Markeninhaber reichte dem Gericht nicht aus, um eine systematische missbräuchliche Strategie festzustellen.

Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung verdeutlicht, dass die Hürden für die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung hoch bleiben. Selbst bekannte Marken genießen keinen absoluten Schutz vor Drittanmeldungen.

Was Markeninhaber beachten sollten

Für Inhaber bekannter Marken zeigt das Urteil, dass eine aktive Markenstrategie unerlässlich ist.

• Marken sollten rechtzeitig und breit, aber strategisch sinnvoll angemeldet werden.
• Allein auf Bekanntheit zu vertrauen, reicht nicht aus, um Drittanmeldungen zu verhindern.
• Eine konsequente Benutzung ist entscheidend, um Verfallsrisiken zu minimieren.

Was Agenturen beim Naming berücksichtigen sollten

Agenturen erhalten durch die Entscheidung wichtige Leitlinien für die Markenentwicklung.

• Auch bekannte Begriffe können grundsätzlich markenfähig sein, sofern keine Unlauterkeit vorliegt.
• Vor der Anmeldung sollte die Motivation und das Nutzungskonzept klar dokumentiert werden.
• Eine saubere Kollisionsprüfung bleibt unverzichtbar, ersetzt aber nicht die strategische Bewertung.

Typische Fehler, die das Urteil zeigt

• Überschätzung der eigenen Markenbekanntheit als Schutzschild gegen Drittanmeldungen.
• Unzureichende Dokumentation der eigenen Benutzungsabsicht.
• Vermischung von relativen Schutzhindernissen und Bösgläubigkeitsargumenten.

Fazit

Das Bundespatentgericht stellt klar: Bösgläubigkeit ist die Ausnahme, nicht die Regel. Selbst bekannte Marken können Drittanmeldungen nicht allein mit dem Hinweis auf ihren Ruf zu Fall bringen. Für Unternehmen und Agenturen bedeutet dies, dass Markenrechte aktiv gestaltet, genutzt und verteidigt werden müssen – strategisch, nicht nur reputationsbasiert.